最近發現台灣智財局有一招算是很賊的審查方式,就是…
第一次OA的時候,先說獨立項1不符合專利法第26條第2項的明確性。接著,拿引證1與2破壞所有請求項的進步性。
倘若引證2的「期限過期」,即引證2的公開日或公告日(注意!不是申請日喔!)晚於申請案的申請日,這時候不具進步性的審查意見確實可以輕鬆打掉~~~
然而,麻煩的來了!如果申復時,沒有說服審委:獨立項1符合專利法第26條第2項之規定的話,那麼依據下面的審查基準第二篇第七章,【8.案例說明】例3.因不符記載要件而未檢索部分請求項之情形的規定(瘋子看的是2022年版第2-7-15及2-7-16頁):
Before〔申請專利範圍〕
1.一種……裝置,包含A構造。(A)
2.如請求項1之……裝置,另包含B構造。(A+B)
3.如請求項2之……裝置,另包含C構造。(A+B+C)
4.如請求項1之……裝置,另包含E構造。(A+E)
審查意見:引證文件1已揭露A+B'之技術內容,故請求項1不具新穎性,請求項2不具進步性;
另載明E構造語意不明而導致請求項4不明確(即不符專利法第26條第2項),無法進行檢索,請求項3暫無不准專利事由。
〔情況1〕核駁審定
After〔修正後申請專利範圍〕
1.一種……裝置,包含A構造、B構造及E構造。(A+B+E)
2.如請求項1之……裝置,另包含C構造。(A+B+C+E)
將修正前請求項2、4記載之B構造、E構造加入修正後請求項1中,另就E構造記載不明確情事提出申復。惟經審查仍認定E構造仍有語意不明情事。
〔說明〕修正後仍未克服E構造語意不明而導致請求項不明確之情事,屬未能克服審查意見通知指出之全部不准專利事由,得作成核駁審定。
看到沒, 縱使成功反擊新穎性或進步性的核駁攻勢,但沒有克服違反專利法第26條第2項的理由,審委照樣可以斬立決:送你一個核駁審定!揪咪~~XD
實務上,瘋子確實有看過:縱使審委拿過期的引證案(引證案公開日明顯晚於申請案的優先權日)來駁新穎性跟進步性,但就因為claim 1違反第26條第2項的申復理由,審委真的直接發核駁審定~~~
所以,遇到專利法第26條第2項的OA,真的要好好處理~~~

專利瘋子您好, 不好意思,希望能請教您一些意見: 我近期有委託事務所幫忙撰寫專利申請書送出「發明申請」,在初審後收到了審查意見通知函,其中指出幾項認為像您內文所示的"不符專利法第26條第2項",但我仔細研讀總感覺審查員可能誤解我申請內容的功能,因為他引證的其1專利文件,內容物雖然有跟我申請物件的內結構名稱有部分相同,但兩個名稱相同的物件設置在兩處產生的功效不盡相同。 他的引述"證1"是一個裝置A(內含B結構+C結構+D結構..等),然後這個A及其同類產品通常會銜接E/F/G不同形式的配件作使用,而我申請的H(B結構+C結構+I結構)是A及其同類裝置的通用銜接配件(與E/F/G不同,他們也無B結構,目前市面上也沒有同類產品),但就因B/C/D名稱相同,I結構我認為他誤以為跟C同樣功能,得到下面結論: "查本案與引證1之組成元件,僅於幾何造型結構上的些微差異,此為相關元件因應實際使用需求而做出的簡單變化,再查本項所請之發明對照先前技術並未產生無法預期之功效。因此,該發明所屬技術領域中具有通常知識者,自可依引證1所揭示技術內容及申請前之先前技術結合而輕易完成本項之發明,本項不符專利法第22條第 2項之規定。" 我之所以要申請H發明專利,是因H可通用銜接於A及其同類型產品,並需要在一起使用才下能夠產生不同於"單獨A或A+E/F/G或單獨H的功能,所以A及H雖然構造內有名稱雷同之物件,A物品的功能不等於H物品的功能,互相無法取代,A及其同類產品都有電動裝置,H完全沒有。 但我讀起來認為審查員覺得我的H只是A內結構重新排列組合,且沒有新的功效,因此不具新穎性/進步性,可是A本身並無法達到A+H所產生的功效,目前事務所正在做檢討的內容整理,我還未收到內容,請問該試著申請"面詢"嗎? 因為我有實體物件可以示範,還是先依照事務所後續幫我調整的內容做只做書面"修改",抑或是兩者同時申請會更加有利? 抑或是其實這件H其實比較符合新型專利,而若是修正還是被駁回該改請新型專利呢? 另外,審查員提出的引證參考總共4條,其中三條是中國大陸專利,一條是美國專利,但中國大陸的三項專利中也個別有同樣名稱之結構,可三項物件用途不同,這樣也是三項都個別通過專利,所以我真的是很疑惑@@? 所謂新穎性跟進步性應該不只是看似結構或內容有部分雷同,不管最終用途及功能就認為沒有進步性? 不好意思,可能法條常常文謅謅,或許是我理解有限,但目前我真的滿頭問號,剛好爬文看到您有分享一些專利申請的狀況,所以才想詢問看看。 感謝您費時閱讀。
太久沒來這裡了,結果看到這篇留言~~~ 是說,雖然瘋子想幫您 但...瘋子事務所有競業條款,禁止這樣幫您解惑。 另外,既然有找事務所,且如果這事務所有合法代理人,可以依他們的建議處理~~~
不好意思,第二段內容的倒數第三句"但就因B/C/D名稱相同",應該為"但就因B/C名稱相同",在此更正。
您好,還是謝謝您回覆! 其實事務所的確也有針對審查回覆做一些內容的回應跟敘述變更,以及請求項目合併的一部分,會再申請複審。 只是我個人是覺得說...因為事務所也是認為審查員其實"沒看懂"我申請的項目的功能內容...等等,以至於他以為我跟現有的產品高度相似,他舉出的例子有敘述我的a項同他舉例的物件的某項目,但其實就是類似"濾網"/"進氣口"這樣的籠統的名稱他覺得就是一樣的東西,但其實物件本體完全不同,即使有"名稱"聽起來一樣的配件,可是作用完全不同,但除非他真的沒有閱讀功能敘述,否則應該不太可能會認為那是一樣的東西。 我就覺得因此而被打回票還必須另外花一筆費用複審有點冤大頭的感覺,而複審審查員仍然是同一位,這樣讓我覺得很不可靠的@@,即使後來事務所有做調整,也難保會不會再次出現這種疑似解讀錯誤的情況,而將我的申請駁回,這樣的過程實在令人無言...唉,產品也是在等待這些專利結果來推進生產,現在就這樣卡在那邊哈哈... 不好意思在這裡發牢騷,但因為這種問題跟普同朋友敘述可能對方也根本聽不懂,剛好看到您有些一些專利申請的文章就忍不住想聊一下了XD
【複審審查員仍然是同一位】? 這裡的複審是指再審查? 如果是,那這件是台灣專利?照理來說,台灣專利的再審查絕對會換別的審委來處理~~
喔~我所說的複審正確地來說,是[申覆],我是申請中華民國專利,因為想說申覆如果還是同一位審查員,感覺他先前誤解的地方不一定這次能明白,讓我頗擔心即使調整申請內容還是悲劇一場,所以我問了代我申請的事務所申覆的審查員是不是同一位,她回我說會是同一位,但不知道是她講錯還是怎麼的~ 我現在已經抱著佛系心態隨緣了。
原來如此,事務所的人員沒有講錯,且這表示您的專利還「活者」。 如果這專利被初審審委「核駁審定」,那麼要繼續讓這專利活下去,就必須提「再審查」。 關於「再審查」,專利法第 50 條規定: 再審查時,專利專責機關應指定未曾審查原案之專利審查人員審查,並作成審定書送達申請人。 所以,即使這專利死過一次,至少後續審委不會是同一個人。
原來如此! 感謝您的解說!