需要「實體審查的專利(例如本國與對岸的發明專利、米國的發明專利、以及日本的特許等),在申請之後,通常都會收到來自官方的審查意見核駁審定書,也就是我們這行常說的OA(Office Action,加個K就變成牛奶了~~冷)。

  一般來說,OA的內容多半是客戶不想聽的「壞消息」,因為都記載審查員認為不能給專利權的核駁理由~~

  這時候,我們IF的工作大概就是:

  1. 要嘛跟審查員吵!跟他們爭辯說:這件案子不像你們講的那樣,應該要給專利權!

  2. 要嘛就割地賠償,限縮申請案的專利權利範圍,求審查員施捨給專利權~~(以下還有第3點,手賤請反白)

  3. 再不然,就叫客戶放棄...不過,瘋子從來沒有這樣跟客戶明講,都是用很委婉的語氣來暗示客戶:這個案子...過關機會不大喔...。因為不少客戶無法接受事務所告訴他們"請節哀順變吧!"

  看起來,審查員似乎是IF的敵人?

  然而,瘋子認為:不是!!

  審查員雖然有權利來審判專利申請案,決定該不該給專利權,但審查員的泡爾(power)再怎麼大,也不能青菜地違反專利法、專利法實施細則以及專利審查基準定的規定。所以,熟悉專利法、專利法實施細則以及專利審查基準,「基本上」就可以知道審查員的審查遊戲規則是啥,瞭解怎麼跟他們打筆仗......

  (不過,請注意是「基本上」喔!所以,有時候還是會出現反常!!)

  因此,雖然審查員的立場與IF對立,但還不至於成為IF最大的敵人...


  真正OA案的最大敵人,瘋子覺得:是自己人!!!

  怎麼說呢??

 

  IF常常會處理原申請案不是自己寫的OA案...

  (沒辦法,因為一般事務所 IF流動率偏高,加上發明專利審查的時間都在一年以上~~冏)

  這時候,原申請案的說明書品質就很重要!!!

  如果原申請案的說明書內容寫的「不清不楚」,甚至連內行人都看了霧煞煞,那...很有機會收到審查員的紅牌:以「申請案的發明說明不明確、不充分,以至發明所屬技術領域中具有通常知識者所無法據以實施」為由將案子退件!(有興趣者,請看我國專利法第26條規定);

  或者,申請美國專利時,claim有提到A元件,但圖都沒畫出來...那也會被米國專利審查員ㄍㄧㄠˇ~~

  (瘋子還遇過更慘的美國專利申請不僅圖沒畫出claim所提到的A元件,而且說明書內容還在A元件後面加上"(not shown)"!!

  遇到這種:因說明書寫的不清楚或claim寫的不明確而被審查員噹的OA,老實說,如果不是因為審查員做錯事(例如:我國99 年度行專訴129號的判決),實在很不想跟客戶報導這個。因為,這種問題很多客戶會覺得:是IF當初不用心寫案。 

  此外,這種錯誤有時還比對付"缺乏新穎性或進步性"的核駁還難處理。因為在修改說明書時,是不能隨意增加原先完全沒有提過的內容。也就是說,說明書內容跟圖式沒有提到的技術內容是不能隨意補充進去。所以,如果說明書內容寫的太少,以至於被審查員ㄍㄧㄠˇ不明確,那.....真的很難處理....

  可惜,現行IF的潛規則:

  新案文字稿:三天內KO!

  核駁報導:一天內解決!!

  如果事務所對稿件本身太過"重量不重質"的話,那...真的會接到這種:不太敢讓客戶知道的核駁理由...

  所以,如果事務所都沒在把關品質,也不重視教育訓練的話,那真的會常出現:

   前人佈雷,後人遭殃

  前人撒網,後人卡網

  的慘況~(老鳥在挑事務所換工作的時候,最好留意事務所的案件品質...)

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