最近發現台灣智財局有一招算是很賊的審查方式,就是…
第一次OA的時候,先說獨立項1不符合專利法第26條第2項的明確性。接著,拿引證1與2破壞所有請求項的進步性。
倘若引證2的「期限過期」,即引證2的公開日或公告日(注意!不是申請日喔!)晚於申請案的申請日,這時候不具進步性的審查意見確實可以輕鬆打掉~~~
然而,麻煩的來了!如果申復時,沒有說服審委:獨立項1符合專利法第26條第2項之規定的話,那麼依據下面的審查基準第二篇第七章,【8.案例說明】例3.因不符記載要件而未檢索部分請求項之情形的規定(瘋子看的是2022年版第2-7-15及2-7-16頁):
Before〔申請專利範圍〕
1.一種……裝置,包含A構造。(A)
2.如請求項1之……裝置,另包含B構造。(A+B)
3.如請求項2之……裝置,另包含C構造。(A+B+C)
4.如請求項1之……裝置,另包含E構造。(A+E)
審查意見:引證文件1已揭露A+B'之技術內容,故請求項1不具新穎性,請求項2不具進步性;
另載明E構造語意不明而導致請求項4不明確(即不符專利法第26條第2項),無法進行檢索,請求項3暫無不准專利事由。
〔情況1〕核駁審定
After〔修正後申請專利範圍〕
1.一種……裝置,包含A構造、B構造及E構造。(A+B+E)
2.如請求項1之……裝置,另包含C構造。(A+B+C+E)
將修正前請求項2、4記載之B構造、E構造加入修正後請求項1中,另就E構造記載不明確情事提出申復。惟經審查仍認定E構造仍有語意不明情事。
〔說明〕修正後仍未克服E構造語意不明而導致請求項不明確之情事,屬未能克服審查意見通知指出之全部不准專利事由,得作成核駁審定。
看到沒, 縱使成功反擊新穎性或進步性的核駁攻勢,但沒有克服違反專利法第26條第2項的理由,審委照樣可以斬立決:送你一個核駁審定!揪咪~~XD
實務上,瘋子確實有看過:縱使審委拿過期的引證案(引證案公開日明顯晚於申請案的優先權日)來駁新穎性跟進步性,但就因為claim 1違反第26條第2項的申復理由,審委真的直接發核駁審定~~~
所以,遇到專利法第26條第2項的OA,真的要好好處理~~~
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