專利瘋子

　　瘋子發現一個很有意思的專利情境....

　　某案子在遭遇到第一次審查意見（以下簡稱1OA）攻擊時，申請人修改被打的請求項（下面就偷懶寫成claim），並且加料：新增幾個claims反擊回去，其中新增的claims還包括獨立項喔~~~

　　然而，審委大人看到後，認為：根據原來1OA的引證資料，原先被攻擊的claims通通沒有克服1OA的核駁理由，而且修改後的claim 1也沒改到位！依然沒有克服1OA的核駁理由。於是，審委大人依舊拿1OA的引證資料，直接祭出大絕：初審核駁審定，案子就死掉～～～（沒關係，HP還有一條命，可以撐到再審查....XD）

BUT！！！

　　在核駁審定書中，發現居然有claims沒有核駁意見！！！就是先前加料的claims！！！

　　這讓瘋子覺得很有意思。

　　根據現行2019年11月1日版本的審查基準第2篇第7章「審查意見通知與審定」，「7. 審查注意事項」第1點的規定（第2-7-10頁）：

　　「(1)　先前審查意見通知已檢附引證文件通知不具新穎性、進步性、不符擬制喪失新穎性要件、不符先申請原則或不具發明單一性，經修正後仍得以相同引證文件認定不符先前已通知之相同專利要件者，屬未能克服先前通知之不准專利事由，得作成核駁審定。」

　　所以說，只用前次OA（不限定是1OA喔！）的引證資料，而且前次OA所提的核駁原因沒有完全被解決掉，那麼審委就可以在下次OA的時候「斬立決」，直接祭出核駁審定（PS：仔細看這個規定，似乎沒有提到專利法第26條~~~）。

　　這看似好像合理：沒有在申復的時候把OA的核駁問題處理掉，那下次當然就可以核駁審定~~~

　　可是，如果遇到前面那種claims加料的情況：申請人在1OA的時候有增加新的claims，而且加的是independent claim，甚至是多付了超項費，加的是第11項claim或其後面的claim，那麼審委只要認定：僅依據前次OA的引證資料，前次OA的核駁意見都沒有全部修改掉！依據上面審查基準規定，不論新加的任一項claims是否具專利性，審委依然可直接做出核駁審定（謎之聲：顯然，新加的claim連審都不用審了~XD）！！！

　　這似乎跟行政程序法有點對幹....

　　行政程序法第7條規定如下：

　　第7條　行政行為，應依下列原則為之：

 　　　　　一、採取之方法應有助於目的之達成。

 　　　　　二、有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者。

 　　　　　三、採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。

　　倘若審委認為：新加的其中至少一條claim具有專利性，那麼依據上面行政程序法第7條第2項的規定，應該是要再發一次審查意見，不能因為前次OA的核駁原因沒有全部解決而直接核駁審定，否則就不是挑對人民權益損害最少的處分。

　　其次，如果審委依據前次OA的引證資料，判定新加的claims依然不具新穎性、進步性、不符擬制喪失新穎性要件，因而在下次OA的時候直接祭出核駁審定的話，那麼顯然審委沒有針對新加的claims提供任何申復機會給申請人，這似乎也跟行政程序法第102條對幹....

　　第102條　行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。 

　　這樣看來，對於「新增claim」的審查，現行的審查基準跟行政程序法兩者看法似乎不同。到底是哪個看法打贏？瘋子還沒看到相關判決，所以也不知道......

　　不過，可以確定的是，目前台灣智財局的審查委員大多是遵照審查基準的規定來審查，所以瘋子建議：除非有必要(例如把有核駁理由的claims全砍了)，否則不需要以增加claim的方式來進行申復，因為審委可能會跳過新加的claim而直接核駁審定(即使這樣做有違行政程序法之嫌.....)。