痞子在幫客戶申請專利以前,通常都會到客戶那裡企,進行專利訪談。

  在訪談的過程中,痞子除了了解申請專利的技術內容之外,還有另一項重要的工作:確認客戶要多大的專利權利。也就是問客戶:別人做出來的東西要跟你的產品像到甚麼程度,你才會抓狂想告對方專利侵權(當然,這要有個前提:就是客戶的發明在申請專利以前,還沒被人全部或幾乎做掉,而且客戶不是只想要搞「交互授權」)。

  然而,痞子在確認專利權利要多大的過程中,發明人(特別是RD人員)常常會以為:痞子好像在搞破壞,似乎非得要把他們的心血結晶搞爛不可~

  原因是這樣......

  在確認專利權利要多大時,痞子常常會詢問發明人:哪些東西或方法中的步驟是必要的?而哪些東西或步驟不是必要的,也就是,就算沒有,也能讓這個發明發揮「基本」的功能。但是,甚麼是必要的?甚麼是不必要的?專利工程師跟發明人二者的標準通常差很大。

  舉例來說,某個甲發明人發明了一個LED燈,而這個LED燈包括:

  一個外型很獨特的燈殼;以及

  一個保護LED免於燒毀的保護電子元件

  這個LED燈的主要訴求在於:那個燈殼是利用本身獨特的外型,來幫助LED加速散熱,而且這個燈殼沒有人發表或公開。

  上述保護電子元件的結構常見於一般的LED燈,也就是跟一般LED燈與傳統燈具的燈源保護電路相同,而且即使未裝設這個保護電子元件,LED燈還是會發亮,燈殼也可以幫助LED散熱,只是LED燈連續不斷電地開著超過3天,裡頭的LED有可能會全部燒光光~(注意:是有可能喔!)

  根據痞子洽談經驗,如果甲發明人是RD或是發明家,這時候問甲發明人:你的LED燈的元件,那些是必要元件?大概60~70%的機率,甲發明人會說:燈殼跟那個保護電子元件都是必要元件。

  聽到這樣的回答,痞子通常會試著說服甲發明人(假如不想動用黑魔法的話~):那個「保護電子元件」不是必要的,不要記載在獨立項中!(正確來說,應該是至少一項獨立項不要記載「保護電子元件」,而有時候,甲發明人一聽到「那個保護電子元件不是必要的」,似乎有點不悅,然後反駁:「保護電子元件」是必要的,如果LED燈沒有「保護電子元件」,裡頭的LED連續開著三天,會容易燒掉....bla bla bla...。

  然而,痞子認為:在一份專利的claim中,專利權利最大的獨立項不要記載一些「不會影響這個發明基本運作」的元件,例如在上面那個例子中,就算沒裝「保護電子元件」,LED燈照樣還是可以發光,還是可以發揮「基本」的功能

  如果硬是把「保護電子元件」與「燈殼」記載在所有獨立項中的話,雖然對專利審查來說不會造成不利的影響(甚至,可能具有增加專利通過機率的好處),但是卻會讓專利權利遭到不必要的限縮,屆時有可能會發生:別人拿沒有「保護電子元件」,品質爛的「山寨版LED燈」來賣,而甲發明人卻不能告對方侵權,眼睜睜地看著對方賣「山寨版LED燈」。(上面寫「有可能」是因為,專利權利的範圍可依據「均等論」來「擴充」,進而讓甲發明人逮到對方侵權。只不過,「擴充」到多大的範圍,痞子覺得:見人見智,要看法官大人的意思)。

  因此,在委託事務所申請專利時,最好想一下:要請專利的發明創作中,有哪些東西或方法步驟是可以拿掉,並且多跟專利工程師討論,以增加拿到大範圍專利權利的機會。

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