專利瘋子

　　在大陸的專利制度中，「公告前的說明書修改」可以分成兩種：

　　A、專利法實施細則第51條第1與2款所說的「主動修改」；以及

　　B、專利法實施細則第51條第3款所說的「OA之後的修改」。

　　今天來講「OA之後的修改」。

　　先來看看專利法實施細則第51條第1至3款的規定：

　　第51条第1款：发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。

　　第51条第2款：实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。

　　第51条第3款：申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

　　對於上面第51条第3款的規定，2010年審查指南的第2-126（244）頁與第2-127（245）頁有一些規定。

　　如果申請人不僅把審委在OA中所指出的缺陷全部修掉，還把其他OA沒提到的缺點也改掉，例如：

　　『權利要求依附錯誤、缺乏前置基礎或漏寫句點（＊註：權利要求-->台灣叫請求項或申請專利範圍，美國叫claim）；或是

　　文件出現錯別字等.....這種「一般事務所不會跟客戶收錢」的明顯錯誤』，

　　外加所有的修改也合乎專利法第33條規定：不超出申請時原說明書與原權利要求書所記載的範圍

　　申請案也有被授予專利權的前景，那麼...

　　這樣的修改雖然乍看之下有部分是針對審查員沒有指出來的缺陷，但因為利於「節約審查程序」，所以這樣的修改算是視為「針對OA指出的缺陷進行的修改」！

　　不過，若是出現以下這幾種狀況，那麼會被視為違反專利法實施細則第51條第3款的規定。

　　縱使修改合乎專利法第33條的規定，但仍不會被審查員所接受！

　　（瘋子覺得：這看起來像是『專利法實施細則』優於『專利法』！？）。

　　(1). 主動刪除或改變獨立權利要求（台灣叫獨立項）的部分技術特徵，以擴大此權利要求的範圍：

　　權利要求裡面寫的通常都是「限制條件」。「限制條件」越少，專利權利就越大！！

　　所以，把獨立權利要求中的一些技術特徵給刪了，Power當然會變大！！

　　至於如何改變獨立權利要求（沒有要「刪除技術特徵」喔！）來擴大此權利要求的範圍，套句行內話：就是把「下」換成「上」，「白話文」的意思是：把「具體的名詞」換成「較抽象的名詞」，例如：

　　獨立權利要求要保護一種交通工具，其原本包括「引擎」。現在把具體的「引擎」換成抽象的「動力源」，這種改法大陸審查員很有可能不會買單喔！

　　(2). 主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作為修改後權利要求的主題

　　別懷疑，上面那句真的是從2010年中國審查指南第245頁抄下來的，其中瘋子認為：「主題」應該就是權利要求書中所謂的「保護標的(subject matter)」。

　　這句的意思，舉例來說，是這樣...

　　某人申請保護汽車的「方向盤」專利，而裡面權利要求書有這樣的描述：

　　1. 一種汽車用的方向盤，包括....。

　　2. 根據權利要求1所述的方向盤，其中....。

　　雖然權利要求書只有保護方向盤，但說明書卻把方向盤以外的汽車元件，例如引擎，也做了詳細的介紹。

　　實質審查後，申請人發現原專利要保護的標的（方向盤）勝算不大，難以被授予專利權，但根據申請時的說明書，裡面有對引擎做了詳細的介紹與敘述，且這引擎結構新穎，申請人覺得這種引擎應該很有機會可以拿到專利權。

　　於是，申請人把原本保護「方向盤」的權利要求書改成只有保護「引擎」的權利要求書。

　　然而，方向盤與引擎兩者並無包括「共同的元件與技術特徵」，所以兩者之間缺乏單一性，因此這種「把方向盤改成引擎」的修改是不能被審查員所接受。

　　(3). 主動增加新的獨立權利要求或新的從屬權利要求（台灣叫附屬項），但新加的權利要求（含獨立與從屬）所限定的技術方案沒有在「原權利要求書」中出現！

　　這樣新加權利要求的修改是不會被審查員所接受！

　　舉例來說，有件汽車的專利案，裡面每項權利要求都是請求保護汽車，且權利要求書都有記載這台汽車的構件，唯獨車用點菸器只有記載在說明書中，沒有記載在權利要求書上。

　　收到OA後，審查員對裡面的所有權利要求提出他的意見，而申請人也針對審查員的意見提出意見陳述，並且新加了一項含有「車用點菸器」的從屬權利要求....

　　結果，審查員認為：在專利文件初次申請的時候，「車用點菸器」只有在說明書上有記載，但權利要求書連提都沒有提，所以申請人新加的權利要求是不能接受！！

　　看了上面有關「中國專利法實施細則第51條第3款」以及「2010年中國專利審查指南第244至245頁」的規定，希望各位在面對中國的專利審查意見時，要小心修改說明書、附圖與權利要求書。縱使修改都符合專利法第33條的規定，但只要不符實施細則第51條第3款，還是會被審查員退件。